股东以知识产权出资全析解释

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知识产权出资就是出资者将自己所拥有的知识产权投资于公司,换取股东身份或股权的行为。

我国《公司法》第二十七条也规定股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

一、知识产权出资的范围

知识产权的范围较广,《民法总则》规定的作品、发明、实用新型、外观设计、商标、地理标志等在内的知识产权类型都可以用于出资。关于知识产权出资的范围主要总结出以下三方面问题:

(一)知识产权使用权是否可以出资?

2018年新修订的《公司法》第二十七条规定:“股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。”《公司法》并未明确知识产权出资是否包括知识产权使用权出资,相关法规对于是否允许知识产权使用权出资的规定并不一致。

上海市工商行政管理局2011年做出的《关于积极支持企业创新驱动、转型发展的若干意见》第十二条规定给:“拓展出资方式。鼓励公司股权出资、债权转股权,盘活公司资产,促进公司财产性权利转化为资本。扩大知识产权出资范围,开展专利使用权、域名权等新类型知识产权出资试点工作。允许企业适当延长出资期限。允许公司增加注册资本时,货币出资比例以全部注册资本额为基准计算。”上海市工商行政管理局允许使用专利使用权、域名权等新类型知识产权出资。

2016年09月20日,财政部、国家税务总局发布《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》第三条:……(三)技术成果是指专利技术(含国防专利)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种,以及科技部、财政部、国家税务总局确定的其他技术成果。(四)技术成果投资入股,是指纳税人将技术成果所有权让渡给被投资企业、取得该企业股票(权)的行为。该条款明确技术成果投资入股仅指技术成果的所有权,这就排除了技术成果使用权作价出资的可能。

2016年12月01日发布的《广东省促进科技成果转化条例》中第九条第二款规定,鼓励高等院校、科学技术研究开发机构将与科技成果等无形资产的所有权或者使用权入股组建科技成果转化实体。

因此,在知识产权出资的形式上,部分地区已经不再拘泥于所有权的限制,认可知识产权使用权出资的形式。笔者认为,知识产权使用权亦可以出资,因其同样满足知识产权出资的条件,利用知识产权使用权出资,可以充分发挥知识产权的价值。


(二)非专利技术出资的难点问题

非专利技术通常指未注册专利的技术,但在生产经营中已经采用的可以带来实际经济利益的工业技术、经验或诀窍,包括工业设计图、数据、工艺流程、配方等,通常以商业秘密加以保护。实务中很多合作是以非专利技术出资。但以非专利技术出资存在的难点问题是,由于非专利技术尚未公开,在作价评估办理产权转移手续时,如何认定出资人已将完整、真实的权利转移至公司,是一个工商部门也难以确认的问题。一旦出资人未将非专利技术完整移交,或就部分相关技术另行申请专利,或者技术秘密泄露,很容易导致接受非专利技术出资的公司资本损失。

为了防范类似风险,笔者建议接受非专利技术出资的企业在合同签订前尽可能地尽职调查,并要求出资人在合同中对非专利技术的权利状态和使用情况进行保证,并且以书面形式对非专利技术相关材料的移交进行确定,确保以实质性地接受非专利技术出资完毕。

(三)专利申请权是否可以出资?

《专利法》第十条规定,专利申请权和专利权可以转让。大部分观点认为专利申请权附属于专利权而存在,是专利权的前置程序权利,但重新审视专利申请权的特点,笔者认为:专利申请权的存在期间是从发明创造完成之日至申请日,在此期间由于专利技术未公开,等同于“非专利技术”,通过商业秘密的方式进行保护。另外,专利申请权的价值在于,因专利申请而取得的专利优先权、修改权等权利,可以给接受专利申请权出资的企业带来经济利益,专利审查中的必要说明有助于公司技术人员不断改进该技术,并在未通过审查时持续使用该技术秘密。所以,专利申请权可以与专利权分离,具有实际应用价值。专利申请权具有独立属性,有明显的价值确定性、有益性、可转让性和可评估性,满足知识产权出资的条件。

值得注意的是,专利申请权承载的非专利技术,只是在未公开之前处于商业秘密状态,虽然有经济价值,但始终是权利不稳定的状态,一旦公开或者最终未授权通过,此时接受专利申请权出资的公司就面临着失权风险。因此,对于接受出资的企业而言,虽然法律允许专利申请权出资,仍需谨慎接受专利申请权出资。

二、知识产权出资客体的权利瑕疵和期限问题

股东以知识产权出资时,合作双方还应当关注知识产权出资人的权利瑕疵和期限限制,这类问题直接关系知识产权的价值和权利稳定性。

(一)知识产权质押融资,是指企业以合法拥有的专利权、商标权、著作权中的财产权经评估作为质押物从银行获得贷款的一种融资方式,旨在帮助科技型中小企业解决因缺少不动产担保而带来的资金紧张难题。

(二)部分知识产权具有时效性。发明专利权的期限是二十年,实用新型专利和外观设计专利期限为十年,自申请日计算;注册商标的有效期为十年,自核准注册之日计算。注册商标到期可以再续展十年期限。企业需要做好商标管理工作,不得逾期提出续展期限。知识产权的剩余期限直接影响其价值。因此,在作为知识产权出资时,接受出资企业务必审核其有效期,注意已过期的知识产权和即将届满但权利人未及时向相关机关提出续期的知识产权,并对知识产权的剩余有效期进行评估。如果有效期过短,小于企业的经营期限,那么在该项知识产权到期后,企业将面临巨大的资本丧失。

在知识产权出资中,知识产权的转让何时生效?以专利权为例,《专利法》第十条第三款规定:“转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”因此,专利申请权或者专利权出资转让应当以登记为生效要件,也就是说,出资人应当依法办理产权转让手续;在未办理转让手续前,接受出资的企业对该专利申请权或者专利权不享有所有权和处分权。

股东以知识产权出资,该知识产权未过户至公司的,属于出资不实。这种状态产生的最大风险是,当公司没有清偿能力时,知识产权出资人可能被债权人追加为被告或被执行人承担补充赔偿责任。

(三)有些类型的知识产权即使获得授权,也可能面临被宣告无效、被撤销等权利不稳定的风险。接受知识产权出资的企业应当尽量对用于出资的知识产权客体进行全面的实质性审查。

以专利为例,实际上自授予专利权之日起之后的整个有效期内的任何时间,包括专利权人放弃专利权之后或者专利权有效期终了之后都可以向专利复审委员会提出宣告专利权无效请求。专利复审委员可以宣告专利权全部无效、部分无效或维持专利权有效。当事人不服无效决定,可向法院提起诉讼。


以商标为例:1. 商标异议。任何人认为商标局初步审定予以公告的商标不具有合法性,在公告之日起3个月内向商标局提出不应给予以注册的意见。商标异议的内容范围很广,既包括初步审定的商标与申请在先的商标相同或近似,也包括初步审定的商标违反了《商标法》的禁用条款或商标不具显著性,还包括申请人不具备申请资格等。2. 商标撤销。商标法第四十九条的规定,注册商标使用不当的撤销的事由包括:(1)商标局依职权撤销的事由:自行改变注册商标;自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项;(2)商标局依申请撤销的事由:注册商标成为其核定使用的商品的通用名称;连续三年停止使用注册商标。任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。基于法定的事由,商标局可以决定或裁定撤销注册商标。3.商标无效。已经注册的商标,违反商标法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册地,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

三、知识产权价值评估问题

委托具有合法资格的评估机构评估作价是知产出资的必要程序吗?

《公司法》第二十七条“……对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。”该文义只规定了知识产权出资的条件之一是评估作价,以货币估价,但并未详细规定评估作价的具体方式方法。在此情况下,股东协商作价是可行的。

但是根据《公司法司法解释三》第九条规定,出资人以非货币财产出资,未依法评估作价,公司、其他股东或者公司债权人请求认定出资人未履行出资义务的,人民法院应当委托具有合法资格的评估机构对该财产评估作价。评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的,人民法院应当认定出资人未依法全面履行出资义务。一方面,对于出资人而言,对知识产权出资未评估作价或随意的协商作价,可能在之后被认定为出资不实;另一方面,对于接受出资的公司,在未对知识产权的价值作准确评估之下接受出资,可能会因知识产权本身价值的不稳定性,导致公司资本不实。如果在知识产权等非货币资产出资过程中,直接委托具有合法资格的评估机构对非货币财产评估作价能在很大程度上避免法律风险。

虽然委托具有合法资格的评估机构评估作价不是知识产权出资的必要程序,但是为了正确估量知识产权的价值,减少出资人与公司之间的出资纠纷,知识产权出资仍需要由相应的价值评估机构进行作价评估会更好。

四、知识产权出资的程序问题

以知识产权出资的,还应当依法办理相关权属的转移手续,具体来说,以专利技术的所有权出资的,依照专利法有关专利权转让和使用许可的有关法律规定,应到专利局办理专利权人变更登记手续并予以公告,即将专利权从专利技术出资人一方转移到公司名下。以专利技术使用权出资的,出资合同应向专利局备案。以非专利技术出资的,目前法律尚无相应的规定。以注册商标所有权出资的,依照《商标法》及《商标法实施细则》关于商标权转让及使用许可的有关规定,出资人和公司应当共同向商标局提出申请,并随申请附送原《商标注册证》。申请经商标局核准后,将原《商标注册证》加注发给公司,同时会予以公告。以注册商标使用权出资的,出资合同应报商标局备案。

另外实践中是否允许以知识产权出资,各地工商登记部门态度有一定差异,股东商定出资方式时,此客观因素需要考虑。


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